Volgarizzazione del marchio: cos'è e come si evita?

La volgarizzazione del marchio si realizza quando un marchio perde una delle sue principali e più importanti caratteristiche: la distintività, ovvero la capacità di essere sul mercato indicatore di origine imprenditoriale di un determinato prodotto, divenendo non più idoneo a distinguere i prodotti di un determinato imprenditore da quelli omologhi presenti sul mercato.

In altre parole, il marchio volgarizzato si trasforma da “indicatore di provenienza” ad “indicatore del prodotto”, con conseguente possibilità per chiunque di utilizzarlo.

In quanto termine generico, eventuali diritti esclusivi su di esso decadono. La capacità distintiva, infatti, insieme alla novità e alla liceità, costituisce uno dei requisiti imprescindibili ai fini della registrazione come marchio d’impresa.
Tale decadenza, naturalmente, che non avverrà in automatico ma dovrà essere accertata e dichiarata giudizialmente.

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Come si verifica la volgarizzazione del marchio? 

“Volgarizzazione” di un marchio si verifica quando il pubblico non percepisce più il collegamento tra il marchio e il suo titolare, quanto piuttosto ritiene che questo (sia esso parola, immagine o altro) indichi genericamente una intera categoria di prodotti (o servizi). 

La valutazione della capacità distintiva di un determinato segno ha infatti un carattere dinamico, suscettibile di mutamenti al trascorrere del tempo. 

Essa dipende infatti dalla percezione che un determinato pubblico (il cd. Pubblico di riferimento) ha di un determinato segno, variando al mutare delle conoscenze (si pensi ad esempio ad un vocabolo in una lingua straniera che diviene conosciuta e riconosciuta anche all’estero, ad un acronimo o ad un neologismo che entra nel linguaggio comune apprendendo un determinato significato).

Cellophane, Scottex, Scotch, Biro, Barbie, Premaman, Mocio, Sottilette sono alcuni tra gli esempi di marchi “volgarizzati” e dichiarati decaduti in Italia, ovvero segni che sono divenuti diffusamente usati nel linguaggio comune con un significato più ampio rispetto a quello originario.
Altri saranno invece i marchi dichiarati decaduti all’estero: in Austria, ad esempio, le corti nazionali hanno ritenuto decaduto in quanto volgarizzato il marchio “Walkman”.

Il fenomeno della volgarizzazione può riguardare, oltre al nome, anche la forma dell’oggetto. È ad esempio il caso della celebre macchinetta del caffè della Bialetti, “Moka”, brevettata nel 1933 e poi, una volta decaduta la tutela, rimasta nella mente dei consumatori con la stessa forma fino ad oggi.

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Volgarizzazione del marchio: possibile evitarla? 

Ai sensi dell’art. 13 cpi:

Il marchio decade se, per il fatto dell’attività o dell’inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva

Allo stesso modo, l’articolo 58,1 b) del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea (Reg. 2017/1001) dispone che: 

Il titolare del marchio UE è dichiarato decaduto dai suoi diritti … se, per l’attività o inattività del suo titolare, il marchio è divenuto denominazione abituale nel commercio di un prodotto o di un servizio per il quale è registrato

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Pertanto, a differenza di quanto la descrizione fin qui svolta possa lasciar supporre, la volgarizzazione non è quindi un fenomeno incontrollabile ed incontrovertibile dal titolare della privativa, disponendo questi di alcuni rimedi e strumenti per opporsi alla volgarizzazione del suo marchio.

Il primo suggerimento per evitare la volgarizzazione del proprio marchio è quello di accompagnare il marchio con la R di registrato ®. In questo modo esso entrerà nella mente dei consumatori e dei concorrenti come segno distintivo di un determinato prodotto, idoneo a ricollegarlo ad una determinata impresa.
E ciò sia quando il marchio sia apposto sul prodotto, sia all’interno della comunicazione commerciale, comunicazione d’impresa, campagne di marketing e web marketing.

Un altro suggerimento utile potrebbe essere, in caso di lancio di nuovi prodotti sul mercato, di affiancare al nome commerciale/marchio un eventuale nome generico per designare il prodotto nuovo. In tal modo i consumatori disporranno sempre di un nome comune per contraddistinguere il nuovo trovato (in assenza del quale, non potrebbero che utilizzare il nome commerciale/marchio con l’inesorabile conseguenza della volgarizzazione.

Emblematico a tal proposito è il caso KORNSPITZ deciso dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel marzo 2014 in cui la società austriaca produttrice di pane e ingredienti da forno Backaldrin contrassegnava con il marchio registrato KORNSPITZ una particolare tipologia di panino, acconsentendo che il marchio fosse utilizzato anche dai fornai e i dai distributori di tale prodotto, senza tuttavia preoccuparsi di informare gli acquirenti che il nome KORNSPITZ era un marchio registrato di titolarità della Backaldrin, e non il nome del prodotto.
Come conseguenza, non disponendo di un altro nome per indicare qual particolare tipo di prodotto, il pubblico austriaco ha percepito il nome KORNSPITZ, come la denominazione generica con cui esso era stato “battezzato”, condannandolo alla volgarizzazione.

Importante è poi anche vigilare, monitorare ed intervenire tempestivamente nel caso di utilizzo generico ed in funzione descrittiva del proprio marchio da parte di terzi.

Un’azione di tal genere è stata intrapresa, ad esempio, dalla multinazionale statunitense 3M che ha preteso l’utilizzo di questo simbolo su qualsiasi comunicazione facesse riferimento con i propri marchi Scotch ® e Post-it®.

Una pratica simile è anche “suggerita” dall’articolo 12 del Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea (reg. 2017/1001), che conferisce la possibilità al titolare del marchio che ritenga che: “la riproduzione di un marchio UE in un dizionario, in un'enciclopedia o in un'analoga opera di consultazione dà l'impressione che esso costituisca il nome generico dei prodotti o dei servizi per i quali è stata fatta la registrazione del marchio, su richiesta del titolare del marchio UE l'editore dell'opera provvede affinché al più tardi nell'edizione successiva dell'opera la riproduzione del marchio sia corredata dell'indicazione che si tratta di un marchio registrato.”.

Famoso in tal senso è il caso dalla multinazionale dei prodotti dolciari Ferrero che ha preteso l’inserimento R di registrato ® quando il marchio Nutella è stato inserito come sinonimo di “crema spalmabile” all’interno del dizionario Devoto-Oli della Le Monnier.

In tutti questi casi, infatti, seppur il marchio sia utilizzato nel gergo comune per identificare un determinato prodotto, esso non è sia tecnicamente “volgarizzato”. Esempi sono: Scotch ®, Scottex ®, Post-it®.

La differenza tra queste due situazioni sta nella diversa attività posta in essere dal suo titolare per non perdere la privativa.

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Il rovescio della medaglia della volgarizzazione del marchio

Se da una parte non si può negare che i brand che hanno subito un processo di volgarizzazione hanno acquisito una grande notorietà e successo sul mercato, la volgarizzazione rappresenta un fenomeno pericolosissimo per gli imprenditori in quanto non solo comporta la decadenza del marchio con la perdita dell’investimento iniziale su di esso effettuato e dei propri diritti esclusivi su di esso, ma l’utilizzo di esso da parte di terzi può portare ad ingenti perdite in termini di quote mercato/ volumi di vendita per l’azienda in questione.

Perdendo di unicità, infatti, diventa difficile identificare il prodotto con l’azienda che l’ha creato e il consumatore tenderà ad acquistare il prodotto sulla base di altri elementi, ad esempio un prezzo più vantaggioso.
Inoltre, sul versante di tutela del consumatore questo fenomeno apre ad abusi e contraffazioni.