La registrazione del marchio ha una importanza strategica per l'azienda. Il marchio è un “segno” usato per distinguere i propri prodotti/servizi da quelli della concorrenza. Il marchio rappresenta uno dei principali elementi dell’immagine dell’azienda e fornisce, agli occhi della clientela, garanzie di qualità e affidabilità. È quindi una risorsa preziosa da tutelare e valorizzare.
E' bene sapere che spesso attrae più il marchio che il prodotto in sé ed i consumatori ripongono fiducia nel marchio prima ancora di conoscere un nuovo prodotto. Il merchandising è un esempio evidente di come un marchio, nato con la funzione primaria di indicare l’origine di un prodotto o servizio, diventi un bene autonomo di grande valore.
Registrare il proprio marchio ha un’importanza strategica davvero rilevante, accresce la reputazione e consente la tutela su di un bene destinato ad aumentare nel tempo il suo valore economico. Non a caso nelle cessioni di azienda il marchio rappresenta spesso il bene più importante e più ambito.
L’art. 19 del CPI precisa che “può ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso”. Si può trattare sia di una persona fisica, sia di una persona giuridica.
Il marchio collettivo può essere oggetto di registrazione da parte di associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti. Il marchio collettivo deve, quindi, essere registrato da soggetti in possesso di una struttura adeguata per garantire una gestione efficace del medesimo marchio e viene concesso in uso a tutte le aziende produttrici che si assoggettano a regole stabilite dal titolare. La fattispecie del consorzio viene considerata idonea ad assicurare proprio questa efficace gestione del marchio collettivo, poiché consente il raggiungimento di risultati operativi difficilmente ottenibili dalla singola impresa, e offre alle singole imprese una visibilità aziendale molto più elevata rispetto a marchi individuali, specie per i prodotti regolamentati da precisi disciplinari di tipicità.
Chi registra il marchio deve usarlo o deve almeno proporsi di usarlo, direttamente o indirettamente, entro cinque anni dalla registrazione. Se ciò non dovesse avvenire il marchio anche se concesso decade per non uso. Tuttavia una persona fisica potrebbe sempre attuare detto uso concedendo il marchio in licenza ad un’impresa nel caso non riuscisse ad utilizzarlo in proprio.
Prima di depositare un marchio occorre scegliere come depositarlo, se verbale o grafico. È poi importante effettuare una ricerca di novità per accertarsi che il segno distintivo che si è scelto non sia già registrato da altri. Inoltre va sottolineato che è necessario effettuare il “rinnovo marchio”, ogni 10 anni a partire dalla data di deposito della domanda di registrazione.
Quando l’analisi preliminare è stata effettuata con cura e, come sempre si consiglia, con l’aiuto di un consulente esperto in materia, si può procedere con il deposito della domanda di registrazione.
Altro aspetto di cui bisogna tenere conto in fase di registrazione è quello della scelta delle classi di prodotti e servizi per i quali il marchio sarà utilizzato e che devono essere puntualmente descritti nella domanda di registrazione.
Nel momento in cui si deposita un marchio, è importante scegliere bene i prodotti e servizi di proprio interesse utilizzando le classi di prodotti e servizi della Classificazione di Nizza.
Una volta deciso di registrare il marchio, il richiedente può presentare domanda di deposito personalmente oppure eleggere un rappresentante che deve essere scelto tra i consulenti in proprietà industriale, iscritti in apposito albo professionale tenuto dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, o tra gli avvocati iscritti nei rispettivi albi. Il rappresentante è obbligatorio solo quando non si dispone di uno stabilimento produttivo o di un domicilio legale in Italia.
La nomina del mandatario può essere fatta nella domanda di deposito (e in tal caso la domanda deve essere firmata congiuntamente dal richiedente e dal suo mandatario) o con un separato atto che può consistere in una procura notarile o in una lettera d’incarico.
La procura notarile consiste in un atto firmato dinnanzi a un notaio con il quale si conferisce incarico a voler seguire ogni procedura innanzi all’UIBM senza dover specificare né l’oggetto, né a quali domande (di marchio, di brevetto, di disegno, di modello o altro) si riferisce la procura.
La lettera d’incarico può essere generale o specifica e quest’ultima può essere singola o multipla:
Quella appena descritta, è la procedura di registrazione di un marchio italiano, ma quali sono le differenze tra marchio italiano e marchio europeo?
Il marchio italiano o marchio nazionale è un marchio che viene registrato presso l’UIBM ed è valido solo ed esclusivamente sul territorio italiano.
Il marchio dell’Unione europea è un marchio che viene registrato presso l’EUIPO ed è valido su tutto il territorio dell’Unione europea, equivalendo ad un fascio di 28 marchi nazionali registrati nei singoli Paesi dell’Unione Europea.
Questo ultimo aspetto è da tenere bene in considerazione quando si esegue una ricerca di anteriorità in quanto anche un marchio nazionale registrato in uno qualsiasi dei Paesi dell’Unione Europea può impedire la registrazione di un marchio dell’Unione Europea.
In tal caso, piuttosto che procedere al deposito della domanda di marchio dell’Unione Europea potrebbe essere necessario eseguire una pluralità di depositi di marchi nazionali nei Paesi dell’Unione Europea in cui si desidera ottenere la protezione.
Entrambe le procedure di registrazione godono del c.d.diritto di priorità del marchio.
In pratica, con il deposito di una domanda di registrazione di marchio, sia nazionale che comunitario (anche estero), se eseguito come primo deposito, conferisce al suo titolare un diritto di priorità della durata di 6 mesi a partire dalla data di primo deposito per depositare una o più domande di registrazione di marchio in uno o più dei 173 Stati aderenti alla Convenzione Parigi.
E' bene sempre porre attenzione al mercato di riferimento:
Il suggerimento per le imprese che operano nell’e-commerce, e quindi, almeno su tutto il territorio dell’unione europea, è bene scegliere sin da subito la registrazione del marchio a livello europeo.
Al contrario, qualora la propria attività non potrà mai operare oltre i confini nazionali è di gran lunga preferibile la registrazione di un marchio italiano.
Sarà però sempre possibile registrare in un secondo momento un marchio dell’Unione Europea oppure un marchio internazionale, anche se non si potrà rivendicare la priorità del marchio italiano.
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