Il know-how, i segreti commerciali e le informazioni rappresentano, per un’impresa industriale e/o commerciale, uno dei principali valori aggiunti del loro asset economico. L'investimento nella produzione e nello sfruttamento del capitale intellettuale è un fattore determinante per la competitività e la capacità innovativa delle imprese e fornisce un vantaggio concorrenziale sul mercato.
Il codice della proprietà industriale (c.p.i.) disciplina due differenti tipologie di diritti di proprietà industriale.
Alla prima categoria appartengono i c.d. diritti titolati, ossia privative ottenibili e formalizzate per mezzo di brevettazione (invenzioni, modelli di utilità, nuove varietà vegetali) o registrazione (marchi, disegni e modelli, topografie dei prodotti a semiconduttori), la cui validazione o concessione è subordinata alla verifica della sussistenza di determinati requisiti.
I diritti di proprietà intellettuale non titolati, invece, sono quelli per i quali l'esclusiva nasce automaticamente dall'azione di creazione e/o di utilizzo, come nel caso di copyright, marchio di fatto, design di fatto, segreto industriale, design comunitario non registrato e di azioni sanzionabili secondo le norme sulla concorrenza sleale. Sono inoltre protetti i dati, ad esempio sperimentali, relativi a prove o altri dati segreti la cui elaborazione comporti un considerevole impegno. L'efficacia di questi diritti dipende dal comportamento e dalla sensibilità dell'azienda.
Tra questi ultimi, il know how rappresenta l’insieme delle conoscenze e delle abilità, possedute da un’azienda o da un’attività commerciale, necessario a svolgere determinate attività all'interno di settori industriali e commerciali.
Nell'articolo di oggi, ci concentreremo sulle tutele previste dalla legge.
L’acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di know-how e informazioni segrete rappresentano, per un’impresa industriale e/o commerciale, uno dei principali valori aggiunti del loro asset economico. L'investimento nella produzione e nello sfruttamento del capitale intellettuale è un fattore determinante per la competitività e la capacità innovativa delle imprese e fornisce un vantaggio concorrenziale sul mercato. La protezione dell'accesso e dello sfruttamento di conoscenze, che sono preziose per l'ente che le detiene, ha lo stesso valore della tutela industriale per mezzo di un titolo brevettato o registrato.
In particolare, le piccole e medie imprese, spesso impossibilitate, per fattori economici, a depositare un numero elevato di privative possono, attraverso la tutela del segreto commerciale, trarre profitto dalle proprie creazioni o innovazioni, particolarmente importanti per la loro competitività, nonché per la ricerca e lo sviluppo.
L’importanza del segreto commerciale aziendale è, oggigiorno, ampiamente riconosciuta e regolamentata.
La tutela è disciplinata, in primis, dagli articoli 98 e 99 del codice della proprietà industriale. Alle informazioni segrete si applica altresì la disciplina della concorrenza sleale ex art. 2598 e ss. del codice civile.
Meritevoli di tutela sono considerate le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore. In particolare, sono tutelabili tutte le informazioni di cui dispone l’azienda, siano esse utilizzate e/o utilizzabili per attuare un processo produttivo, un impiego tecnologico, o utilizzate a scopo commerciale o, ancora, concernenti la struttura organizzativa dell’azienda, tanto più se derivate da un percorso di studi e di ricerche, da un patrimonio di esperienze e di conoscenze aziendali.
Per godere del diritto di tutela, tali informazioni e/o esperienze dovranno:
Secondo l’art. 98, comma 2:
costituiscono oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche
La tutela rappresenta la soluzione consigliata per proteggere l’asset aziendale. Talvolta, essa costituisce addirittura l’unica modalità di tutela per le informazioni industriali, ad esempio, nel caso in cui le conoscenze industriali e/o commerciali non siano proteggibili per mezzo di una privativa (brevetto, design, etc.), perché sprovviste dei requisiti di brevettazione/registrazione.
Si pensi, ad esempio a programmi per elaboratore, esclusi dal diritto di brevetto o a modalità di presentazione e/o gestione dei dati aziendali che, pur donando un sostanziale contributo al valore aziendale, non rientrano nei suddetti diritti titolati. Ancora, talune invenzioni o innovazioni, in particolare in ambito informatico, pur essendo titolabili, andando incontro ad una continua evoluzione tecnologica, poco si adattano ad essere tutelate mediante brevetto il quale, come noto, sostanzialmente “congela” (a meno di optare, scelta assai dispendiosa, per il deposito multiplo di brevetti di perfezionamento) un prodotto, una modalità attuativa e/o un procedimento per una durata di vent’anni.
Il ricorso al segreto aziendale è lo strumento più efficace per tutelarsi dalle azioni di concorrenza sleale da parte dei concorrenti o dei (ex) dipendenti stessi. Uno degli strumenti per ovviare al problema di diffusione delle informazioni aziendali segrete da parte dei dipendenti o ex-dipendenti è la possibilità di vincolare tali azioni contrattualmente. In alcune circostanze, anche con il termine del rapporto lavorativo la divulgazione dei segreti aziendali da parte di un ex-dipendente può essere considerata un illecito.
Secondo l’art. 99 c.p.i., comma 1:
il legittimo detentore dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti, salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente dal terzo.
A seguito dell’emanazione della direttiva UE 2016/943 del Parlamento europeo dell’8 giugno 2016, “Sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il Decreto Legislativo 11 maggio 2018, N. 63.
Con l’attuazione della direttiva sono state apportate alcune modifiche al c.p.i. ed al codice penale, le quali mettono a disposizione dei titolari dei segreti alcuni strumenti nuovi, volti a rafforzare la tutela e la disciplina in materia.
In particolare, il decreto, con l’aggiunta di tre nuovi commi all’art. 99 c.p.i., amplia la tutela anche nei confronti delle condotte di colui che, non più soltanto dolosamente, ma anche con colpa, acquisisca, utilizzi o riveli un segreto commerciale, ovvero produca, offra o commercializzi inconsapevolmente merci costituenti violazione (ossia ignorando l’origine illegale di un segreto commerciale) qualora tale soggetto, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti o utilizzati illecitamente.
Inoltre, viene introdotto il divieto al commercio di quelle merci che, a livello di progettazione, caratteristiche, funzione, produzione e/o commercializzazione beneficiano in modo significativo di segreti commerciali acquisiti, utilizzati o rilevati illegittimamente.
Ulteriormente, e sempre nella nuova formulazione dell’art. 99 c.p.i., il commercio (produzione, commercializzazione, offerta, esportazione, importazione e stoccaggio) di merci che incorporano un segreto viene equiparato ad un illecito utilizzo del medesimo ad opera del soggetto che svolge la detta commercializzazione, qualora questi sia, o avrebbe dovuto essere, a conoscenza che la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione beneficiano significativamente dei segreti commerciali acquisiti, utilizzati o rivelati illecitamente.
Il D. Lgs. ha inoltre introdotto, con l’art. 121-ter c.p.i., apposite previsioni volte alla tutela dei segreti nei procedimenti giudiziari. Il giudice ha facoltà di vietare ai soggetti coinvolti nel processo l’utilizzo o la rilevazione dei segreti commerciali oggetto del procedimento da esso ritenuti riservati. Il giudice, su istanza di parte, potrà altresì adottare ulteriori provvedimenti, tra cui disporre l’oscuramento o l’omissione, all’interno dei provvedimenti decisori, delle parti contenenti segreti commerciali.
L’art. 124 c.p.i. è stato modificato prevedendo che, con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale, in alternativa all’inibitoria e all’ordine di ritiro dal commercio, il giudice possa disporre il pagamento di un indennizzo su richiesta della parte interessata. Inoltre, nei procedimenti relativi ai segreti commerciali il giudice, nel disporre le misure correttive elencate dalla predetta norma, dovrà considerare, come aspetti circostanziali, ad esempio: il valore dei segreti commerciali, le misure di protezione dei segreti adottate dal legittimo detentore, l’impatto della utilizzazione e/o della rilevazione illecita dei segreti, etc.
Al nuovo art. 132 c.p.i. si precisa come, nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto segreti commerciali, quale alternativa all’applicazione delle misure previste dal c.p.i., sia ora consentito autorizzare la parte interessata, su istanza di parte e sotto determinate circostanze, a continuare ad utilizzare i segreti commerciali, laddove quest’ultima abbia prestato idonea cauzione per l’eventuale risarcimento dei danni subiti dal legittimo detentore.
Ulteriori modifiche hanno riguardato il codice penale, in particolare negli artt. 388 e 623. Con quest’ultimo si punisce, ora, con la reclusione fino a due anni chiunque, venuto a conoscenza dei segreti per ragione della sua posizione, “li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto”. È inoltre previsto un aumento della pena se l’illecito è compiuto con strumenti informatici, data la maggiore pericolosità del mezzo che favorisce una più rapida e diffusa divulgazione dell’informazione.
D’altra parte, rimangono immutate e vengono ribadite le eccezioni ai casi in cui l’acquisizione, la rivelazione e/o l’utilizzo dei segreti siano illecite. Tra queste, la scoperta o la creazione indipendente; il c.d. reverse engineering, ossia l’osservazione, lo studio, lo smontaggio o la prova di un prodotto messo a disposizione del pubblico o in legittimo possesso del soggetto; e l’esercizio dei diritti di espressione e di informazione conforme alle consuetudini e al diritto comunitario e nazionale. In questo modo non vengono ostacolate - anzi vengono incentivate - la ricerca e la lecita sperimentazione, contribuendo al progresso della tecnica.
IL konw how e tutti gli asset intangibili possono essere ceduti a terzi tramite accordi di cessione o contratti di licenza.
Il contratto di cessione di informazioni aziendali riservate consiste in una compravendita di tali informazioni, soggetta a determinate clausole contrattuali, in base alle quali il titolare trasferisce la proprietà dietro il pagamento del corrispettivo pattuito.
Il contratto di licenza consiste nel trasferimento del diritto di sfruttamento delle informazioni per un determinato periodo di tempo dietro pagamento di un corrispettivo. In questo caso il licenziatario è tenuto a rispettare la riservatezza delle informazioni che il licenziante gli mette a disposizione.
Il contratto di licenza è generalmente complesso e difficile da stipulare per via della riservatezza delle informazioni che riporta. Le parti contraenti manifestano interessi contrapposti: la parte che detiene il know-how spesso è riluttante a descrivere ampiamente le informazioni che fungono da oggetto del contratto, mentre l’ipotetico licenziatario ha tutto l’interesse per verificare che il contenuto si adegui alle sue necessità.
I segreti commerciali e le informazioni rivestono un ruolo di primaria importanza per le imprese, fornendo loro un vantaggio competitivo nella ricerca e nello sviluppo.
Tali segreti oggigiorno, in particolare in seguito al D. Lgs. N. 63/2018, trovano un’ampia regolamentazione nella loro definizione e tutela. Da parte loro, tuttavia, le imprese sono chiamate a proteggere attivamente ed adeguatamente la riservatezza di tali informazioni.
Per le aziende risulta dunque fondamentale dotarsi preventivamente di adeguate misure di protezione del know how e dei segreti commerciali mediante, ad esempio, l’adozione di policy e linee guida e munendosi di appositi contratti che vincolino alla riservatezza i soggetti che vengono a conoscenza di informazioni segrete, siano questi dipendenti e/o collaboratori della stessa o soggetti terzi (ad esempio partner commerciali.
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